Markenrecht/Lizenzrecht: Zur Benutzungspflicht in ausschließlichen Lizenzverträgen

Hintergrund der Entscheidung war der Rechtsstreit zwischen zwei Binnenschifffahrts-Gesellschaften. Die Klägerin bot unter der Firma "KD Flusskreuzfahrten GmbH" Flusskreuzfahrten an. Die Beklagte bot Tagesausflügen auf Binnenschiffen an. Beide Gesellschaften waren ursprünglich Teil der gleichen Unternehmensgruppe. Die Beklagte räumte der Klägerin Nutzungsrechte an den "KD-Markenrechten" ein. Gleichzeitig wurde geregelt, dass die Nutzungsrechte der Klägerin erlöschen sollten, wenn diese die Markenrechte für mehr als drei Jahre nicht benutzt.

Dieser Fall trat letztlich ein und die Beklagte forderte die Klägerin auf, die Markenrechte nicht mehr ausüben, während die Beklagte nunmehr selbst unter dem Zeichen "KD" Flusskreuzfahrten veranstaltete.

Hierauf nahm die Klägerin die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch. Widerklagend beantragte die Beklagte ihrerseits, der Klägerin die Benutzung der Marke "KD" für Flusskreuzfahrten zu untersagen.

In der ersten Instanz war die Klägerin erfolgreich, die Widerklage wurde abgewiesen. In der Berufungsinstanz wurden beide Parteien zur Unterlassung verurteilt. Der BGH hob nun die Entscheidung des OLG auf und verwies die Sache zurück.

Der BGH legte den Lizenzvertrag aus und kam zu dem Ergebnis, dass der Lizenzgeber im Hinblick auf die Notwendigkeit einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke (§ 26 Abs. 2 MarkenG) regelmäßig ein Interesse daran habe, dass der Lizenznehmer von der ausschließlich erteilten Lizenz auch tatsächlich Gebrauch mache. Auf der anderen Seite zeige der Lizenznehmer, der von seinem Nutzungsrecht keinen Gebrauch mache, dass an der Ausübung des ausschließlichen Nutzungsrechtes kein schutzwürdiges Interesse mehr besteht. Es sei deshalb nicht einzusehen, warum der Beklagten die Nutzung des Zeichens "KD" untersagt werden solle. Schließlich habe die Klägerin durch die dreijährige Nichtbenutzung gezeigt, dass sie selbst kein Interesse mehr an der Nutzung habe.

Fazit: Der Benutzungszwang im Markenrecht ist eine gerne von Unternehmen vernachlässigte Regelung. Markenrechte müssen nach Ablauf einer so genannten "Schonfrist" von fünf Jahren ernsthaft benutzt werden. Damit soll verhindert werden, dass die Markenregister mit nicht benutzten Marken "verstopft werden". Wird gegen den Benutzungszwang verstoßen, kann die Marke auf Antrag gelöscht werden.

Die Entscheidung des BGH zeigt nun eine andere Konsequenz der fehlenden Benutzung. Ist der ausschließliche Lizenznehmer nicht willens oder in der Lage die Marke Rechtserhaltend zu benutzen, besteht für den Lizenzgeber die Gefahr, dass seine Marke auf Antrag gelöscht wird. Er selbst kann dem auch nicht durch eigene Benutzung entgegenwirken, da er hierzu aufgrund der ausschließlichen Lizenz nicht berechtigt ist.

Aus diesem Grunde werden in Lizenzverträgen regelmäßig Regelungen  getroffen, wonach der ausschließliche Lizenznehmer verpflichtet ist, die Marke ausreichend zu benutzen. Tut er dies nicht, so ist zu regeln, dass die Markenrechte an der Lizenzgeber zurückfallen. Die BGH Entscheidung gibt nur Hilfestellung, falls es an einer eindeutigen Regelung im Vertragswerk fehlt. Gleichwohl sollte diese Klippe bereits im Vorfeld umschifft werden, indem die Frage der fehlenden Benutzung im Vertragswerk ausführlich geregelt wird.

Rechtsanwalt Groh